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结合新专利法谈平行进口
作者:何琦 (上海正源律师事务所)       本站发布日期:2012-1-20 13:57:06

一、新专利法对平行进口的规定
2009年10月1日起施行的专利法第六十九条第一款第一项规定:有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的。
本条规定中首次将“进口”包括在专利权用尽的范畴内,明确了我国在平行进口问题上的立场。
1. 平行进口问题的理论来源——专利权用尽。
专利权用尽也称首次销售,“是指当专利权人自己或者许可他人制造的专利产品上市经过首次销售之后,专利权人对这些特定产品不再享有任何意义上的支配权,即购买者对这些产品的在转让或者使用都与专利权人无关”。
专利权用尽原则:目的在于平衡专利权人和社会公众之间的利益。因为专利权具有垄断性,获得专利权意味着任何其他人制造、销售、使用、进口专利产品都必须得到专利权人的许可。如果对于经销商和最终用户每一次销售和使用均要取得专利权人许可,商品流通将无法进行。因此,专利权用尽原则一方面使专利权人在首次销售中获得他应得的利益;另一方面能够保护经营者和使用者的合法权利,维护正常的市场交易秩序。
专利权人在专利产品首次合法销售之后,不得控制在本国范围内的流通,所有者再次转卖不受专利权人人干涉。但在国际上是否能够在一定情况下控制流通,是一个需要讨论的问题。如果一个专利权人在两个以上的国家(如A、B、C、D四国)拥有一项专利,那么他本人或者经他许可的人在其中某一国家(如A)制造该专利产品,这些产品首次销售之后,是否可以自由的进口到其他国家(即B、C、D)?这就是平行进口问题。
2.平行进口存在的争论。
专利权用尽存在着专利权的国内用尽和国际用尽两种不同观点。前者从专利权的地域性出发,认为平行进口是不合法的。而后者将专利权用尽的效力适用于全世界,赞同平行进口。
专利权的地域性(也称为独立性)来自于《巴黎公约》的规定。《巴黎公约》第四条之二的规定:“(1)本联盟国家的国民在本联盟各国申请的专利,与在其他国家(不论是否为本联盟的成员)就同一发明所取得的专利是相互独立的。(2)上述规定应当以不受限制的意义来理解,尤其是指在优先权期间申请的各项专利,就其无效和丧失权利的理由以及其正常的期间而言,是相互独立的。……(5)在本联盟各国,因享有优先权利益而获得专利的期间,与没有优先权的利益而申请或授予的专利的期间相同。”根据上述规定,权利地域性原则是指“依据一国法律获得承认的专利权只能在该国发生法律效力,其他国家对该权利没有保护义务,任何其他国家的人均可在自己的国家内自由使用该技术,而无需取得权利人的同意,也不必向权利人支付报酬。也就是说权利只能依据各国国内法取得,并只在权利取得国具有法律效力,对他国的同一智力成果的权利状态不发生任何影响”。  有些学者从这一理论出发,认为专利权用尽与专利权本身一样都是具有地域性的,它们只在各自国家内发生效力。一国内专利权用尽:其他国家专利权人的权利并不因此也用尽。我国知识产权专家郑成思先生持这一观点,他认为:“权利(例如销售权)在一国的穷竭,并不导致它在国际市场上的穷竭”。 根据这种理论,专利产品平行进口如果没有得到进口国专利权人的许可,便构成一种侵权,专利权人凭借该专有权可以有效控制专利产品在不同国家市场中的流通,从而获得最大限度的垄断利益。
与此相反,支持平行进口的学者认为专利权人对一项发明创造,不管在多少个国家申请获得专利权,只要在一国将专利产品投放到市场,就在全世界范围内丧失了对该专利产品的控制,其他人可随意购买,进行国际贸易。
还有一些支持平行进口的学者认为专利地域性理论并不能说明平行进口的非法性。因为专利地域性的内涵是对权利保护划定范围,也就是说,某国家的专利权仅仅保护本国范围内专利权人的权利,超出此范围原本就不存在权利,更谈不上是否穷竭。但是,这个理论也不足以成为平行进口合法的根据。 那么,专利地域性理论的根据是什么呢?下面让我们详细考察《巴黎公约》第四条之二的含义。从上面引用的巴黎公约文本可以看出,巴黎公约的缔约国在专利权的授予、驳回、宣告无效、终止等互相独立。这一规定的主要目的是否定各国专利权的相互依存性,一国授予专利,其他国家未必授予专利;某项技术在一个国家没有获得授权或专利权已终止,另一个国家不能以此为由而拒绝对该技术授予专利。由上分析可见,《巴黎公约》的规定与专利权人是否有权阻止平行进口没有关系。
对于平行进口另一个相关的重要规定是TRIPS协定。该协定第六条规定:“在符合上述第三条至第四条的前提下,在依照本协议而进行的争端解决中,不得借本协议的任何条款,去涉及知识产权权利穷竭问题”。这个协定既不认为平行进口合法,也不认为非法。
以上的讨论证明了平行进口本身并不非法,但平行进口是否合法呢?这要由进口国的国内法作出规定,这一做法符合国家主权独立原则以及国际私法原则。进口国对平行进口的规定与出口国的规定并无关系。 如果进口国国内法中规定了专利权人有禁止他人未经许可进口的权利,平行进口就可能与这一权利相冲突。但有些学者把这种禁止未经许可的进口权解释为“专利权人有权禁止未经许可的进口,而平行进口中进口商是购买的是专利权人买出或许可卖出的产品,其行为应视为已经获得权利人的许可”。
从社会利益的角度来考量平行进口问题,一方面是专利权人的利益,另一方面是消费者的利益。如果允许平行进口,就会损害专利权人的利益,有可能影响整个社会的创新和科技发展。反之,如果禁止平行进口,就会影响消费者权益,限制国与国之间的自由贸易。如何维持专利权人和社会公众权利和义务的平衡,这是一个复杂并需要长期实践的问题。下面来看看美国,欧洲和日本这些科技和经济贸易大国的做法:
二、其它国家对平行进口的规定
1. 美国关于平行进口的态度
美国作为判例法国家,研究美国历史判例对于平行进口问题的态度,可以得出,只有在专利权人自己将产品在国外投放市场,并且没有明显的限制声明时,从国外平行进口到美国国内才不构成侵权。而专利权人的被许可人在国外投放市场,有免予赔偿的可能,因为上述案例四中,法官虽然认定侵权,但是认为专利权人已在被许可人处得到利益,不应当得到“双重补偿”。
2.欧洲主要国家对平行进口的规定
英国的“默认许可”原则是欧洲国家对待平行进口问题的一个主要原则。该原则是指“专利产品第一次合法售出时,如果专利权人或者其被许可人没有明确提出限制性条件,则意味着购买者获得了任意使用或者转手该专利产品的” 权利。即在专利产品第一次销售时,若专利权人或其被许可人没有明确提出限制性条件,则意味着购买者对专利产品的任何利用均不会构成对专利权的侵犯,上述规则既适用于国内销售也适用于国际销售(其中包括平行进口),因此,英国对于平行进口侵犯专利权与否,直接取决于进口商是否违背与专利权人或被许可人签订的协议。这个原则除英国以外,还用于加拿大、澳大利亚等国,并影响了美国、德国、荷兰以及日本等国 。
在欧盟内部各国之间的平行进口是允许的。欧盟《罗马条约》有商品在欧盟区域内自由流动的原则,但该原则并不适用于商品从欧盟区域外国家流动至欧盟内国家的情况。将产品从其它国家平行进口到欧盟国家,还是有可能面临侵权诉讼。
三、关于涉及软件专利的平行进口问题
新专利法的规定意味着,如果专利权人在中国和外国均对某个涉及软件的专利享有专利权,则如果其它人将专利权人在其它国家合法出售的此件软件进口到中国,则不构成专利侵权。这一规定是具有重要意义的。在涉及软件的专利方面,国外大公司早已在中国布局,申请了许多件专利。
根据最近的检索,微软公司在中国已公开发明专利3271件,已授权发明专利584。Adobe公司(奥多比)公司在中国已公开发明专利40件。Oracle(甲骨文)公司在中国已公开发明专利138件,已授权发明授权47件,Google(谷歌)公司在中国已公开发明专利120件,发明授权2件。这些公司的专利绝大部分都是涉及软件的专利。
一些专利申请大户,例如IBM公司(国际商业机器公司)在中国已公开发明专利9842件,已授权发明专利4326件,实用新型3件。Intel(英特尔)公司在中国已公开发明专利4277件,发明授权1373件。这些公司虽然不是完全的软件企业,但是其专利也有许多涉及软件。
此外,三星、佳能、松下、东芝、富士通、索尼、惠普这些主要产品为电器的公司,也在涉及电器软件方面申请了一定数量的专利。
涉及软件的侵权诉讼与传统的专利侵权诉讼不同,在传统的专利侵权诉讼中,争议的专利大多为一项,很多被告能坚持不侵权、专利无效两大抗辩路线。然而在软件专利诉讼中,原告则可以使用专利网,每次诉讼涉及一大批专利。由于坚持传统抗辩路线的成本太高,被告往往只能寻求和解。因此新专利法的规定避免了由于平行进口到中国来的涉及软件专利的产品遭遇高成本的诉讼问题。
另外,新专利法的规定一定程度上还有对抗同样产品在中国的售价高于其它国家意义,至少权利人无法用专利侵权来限制平行进口行为。当然这种情况针对通用的软件产品有一定义,但是对于针对客户不同需求而定制的特定解决方案没有明显的效果。
过去许多软件产品,中国售价高于国外的情况屡见不鲜。但是最近的案例似乎改变了这一情况。例如2009年10月份Windows 7在北美发布官方价格家庭高级版为199.99美元,而中国的中文家庭高级版为699元人民币;整体几个版本看下来,中国版Windows 7的价格也低于全球市场。
需要注意的是,存在于软件产品上的知识产权通常不仅仅有专利权,商标、著作权的覆盖范围更广,但是中国现行的商标法、著作权法和计算机软件保护条例并没有对平行进口问题作出明确的规定。
从权利人角度来考量,要避免平行进口问题不仅仅只有知识产权这一措施,至少权利人可以在与销售商订立销售合同时明确规定销售地区,如果每级销售合同都有明确约定时,平行进口现象至少可以用违约责任的方式来避免。这样就可以避免商业规模的平行进口现象。

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