关于“平行进口”的评论
作者:叶琏刚    本站发布时间:2003-8-6 22:04:21

本文是针对《关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿》第九十四条“平行进口” 的评论。该《草案》全文载http://www.chinaiprlaw.com/spxx/spxx218.htm 。

笔者认为平行进口是一个不是问题的问题。如果中国坚持有所谓的“平行进口”权力,认为“平行进口”不侵权,那么只能给中国的专利制度带来负面影响,削弱中国专利的价值,尤其是增加中国专利权人申请外国专利保护的费用。

所谓“平行进口”大约有以下几种情况:
商品A,AC,AU是专利产品,中国专利权人为P,PU,P在中国有专利IPCN覆盖商品A,AU等等,P在某外国U有专利IPU也覆盖A,P在某外国J没有专利,非专利权人为QU在U国,QJ在J国。另一种情况下,PU在P之前获得U国的IPU专利。


情况1. 中国专利IPCN的专利权人P许可Q在中国生产、销售专利产品AC。Q将AC生产,出口到J国,QJ又将AC进口回中国,QJ是否侵权?
笔者认为,QJ不侵权。理由是:专利权力用尽,专利法六十三条第一款。P许可AC的生产,销售,所以AC出售以后,P已没有权力阻止他人“实施”其专利了,包括将AC进口回中国。P在J国没有专利,所以QJ在J国可以任意生产、销售、出口进口等等,中国专利无法管辖QJ在J国的行为。但是,QJ想将A进口到中国,中国的专利法就要起作用了。但是这里,商品AC上已有P的许可,所以不需要第二次许可了。(这里不需要“平行进口”概念。)

情况2.中国专利IPCN的专利权人P在J 国没有专利,所以QJ在J国制造、销售产品AJ,P都无权过问。QJ将AJ进口回中国,QJ是否侵权?
笔者认为,QJ侵权。理由是:理由很简单,QJ没有得到专利许可,进口是专利实施行为,所以侵权。QJ在J国可以自由“实施”专利IPCN并不等于QJ可以在世界其他地区也能“实施”IPCN技术。

情况3.中国专利IPCN的专利权人P在U国没有专利,与IPCN相当的IPU专利被PU获得。所以PU在U国制造、销售产品AU,P都无权过问。PU将AU进口到中国,PU是否侵权?
笔者认为,PU侵权。理由是:理由很简单,PU没有得到中国专利许可,进口是专利实施行为,所以侵权。
PU在U国有专利并不等于PU可以在中国实施其技术而不受限制。PU的在中国的行为受中国法律制约,受中国专利IPCN的制约。

情况4.中国专利IPCN的专利权人P在U 国没有专利,与IPCN相当的IPU专利被PU获得。PU在U国许可QU制造、销售产品AU,P都无权过问。QU将AU进口到中国,QU是否侵权?
笔者认为,QU侵权。理由是:理由很简单,QU没有得到中国专利许可,进口是专利实施行为,所以侵权。
QU获得了在U国实施IPU的许可,可以在U国实施。但在U国的在许可并不等于在中国的许可。QU想要在中国实施(包括进口),就必需得到IPCN专利权人P的许可才行。

情况5.U国专利IPU也被中国专利IPCN的专利权人P获得,即PU和P是同一个人。P许可QU在U国生产销售专利产品AU。QU在U国生产、销售AU。QU又将AU进口到中国,QU是否侵权?
笔者认为,QU侵权。理由是:QU没有得到中国专利许可,进口到中国是中国专利实施行为,所以侵权。这个理由与2、3、4一样。
QU得到的是U国的专利许可,与中国的专利无关。对于中国专利而言,QU在U国的行为与QJ在J国的行为是一样的,中国专利法都无权干涉。
(笔者认为这种情况是“平行进口不侵权”适用的情况。但认定这种情况不侵权是不合理的,也很容易被人避开。)

情况6.中国专利IPCN的专利权人P在J 国没有专利,所以QJ在J国制造、销售产品AJ,P都无权过问。但P许可QJ在“全世界”实施IPCN及其相应的专利,QJ将AJ进口到中国了,QJ是否侵权?
笔者认为,QJ不侵权。理由是:QJ得到了P的“全世界”实施许可,包括中国专利实施许可,进口到中国是中国专利实施行为,但有专利权人的许可,所以不侵权。


以上6种情况中,情况2、3、4侵权,情况6不侵权,应该比较直截了当,不会有什么不同意见,平行进口概念也不适用。情况1笔者认为不侵权,与引用平行进口概念的结论一至,但笔者认为引用“权力用尽”概念就足够了,无需引用平行进口概念。情况5,笔者的结论与引用平行进口概念的结论相反。笔者认为引用平行进口得到的结论不合理。情况5与情况4是同样的,只是情况4中P (中国专利权人)和PU(U国专利权人)两个人的角色在情况5中由P一个人担当,但情况5中,这两个角色仍是两个,即一个是IPCN专利权人、一个是IPU专利权人,不可能合二为一,所以QU应该是侵犯中国专利IPCN的专利权(QU是否不侵犯IPU专利权,中国专利法无权过问)。

如果中国专利法坚持“平行进口不侵权”的法律,情况5可以转化成情况4而避开这种不合理的法律,只是中国专利权人,要想获得外国专利保护的话,要花费不少原本不需要花的钱,在获专利的外国花钱成立子公司或找合作伙伴,(把钱给外国人)。方法如下:
中国专利权人P获得了中同的专利IPCN,也获得了U国的专利IPU。P在U国成立一个独立的子公司(或合作伙伴),将IPU“卖”给这个子公司,由这个子公司处理IPU有关的在U国的许可事宜。这样,P和子公司是两个不同的法人,拥有不同的专利。子公司可以许可QU在U国的专利IPU,但是子公司不拥有中国的专利IPCN,所以不能许可中国的IPCN专利。如果QU公司想到中国销售A产品,QU必需与取得P的中国专利许可。

如果中国专利权人不申请外国专利,“平行进口”情况5就不会出现。

综上所述,笔者认为中国应该废除所谓的平行进口不侵权的法律或司法解释。

叶琏刚  Mark L Ye
www.counselip.com




( 说明:文中的观点或信息与本网站主办单位无关)