读恒升案一审判决的疑问与看法
作者:叶琏刚    本站发布时间:2003-5-15 20:46:52

Wong, Cabello, Lutsch, Rutherford & Brucculeri L.L.P.

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蒋法官的网页上(http://www.chinaiprlaw.com/spxx/spxx179.htm)登了北京市第一中级人民法院关于 “原告北京恒升远东电子计算机集团诉被告北京市恒生科技发展公司、北京市金恒生科技发展有限公司 侵犯其商标专用权及不正当竞争纠纷案”的一审判决书以及判决主要内容介绍,看了之后有不少疑问。希望有高人指教。

一、北京中院是否有权推翻北京高院就“恒生”商标有效的行政终审判决?

二、使用自己的注册商标是否会侵犯别人的商标,造成商标侵权?

三、本案中的争议是商标侵权(商标法第五十二条第一项)还是商标异议(商标法第三十条)或争议(商标法第四十一条和四十二条)?

四、中国商标法是否允许两个可能引起“混淆”的“相似”的注册商标同时存在,在同一类商品上同时使用?

五、北京一中在本案中“侵权”判决的理由能不能成立?





一、北京中院是否有权推翻北京高院就“恒生”商标有效的行政终审判决。



恒升公司于1993年注册了“恒升”商标,恒生公司于1999年注册了“恒生”商标。恒升公司在1999年对“恒生”商标的注册提出了异议。商标局初审认为两个商标尽管读音一样仍有足够的差别,裁定核准注册。恒升公司再次提出异议时,过了法定的三个月异议期,商标局未予受理。恒升向法院上诉,但上诉到北京高院,高院以恒升未在法定时间内提出异议,从而失去了保护自己合法权利的机会为由,驳回恒升的诉求。也就是说“恒生”商标被允许注册,“恒生”商标将享受注册商标的所有权利,包括商标法第五十一条的专用权。

不管北京高院判决的正确与否,它做出判决的理由是什么,它的判决都是终审判决,也就是说除非有特殊情况,这个判决是不能改变的。可能可以被高院自己再审或是上一级法院(这里只能是最高法院了)提审,好像无论如何也不应该被它的下级法院改判。

北京一中的判决书中虽然没有明确说明注销“恒生”商标,但它判定恒生不得使用“恒生”注册商标。法院禁止注册商标的拥有者行使商标法负于注册商标最根本的权利—专用权,这跟注销这个商标有什么差别?

好像商标法中没有“不得使用的注册商标”这一类别的“注册商标”。



二、使用自已的注册商标是否会侵犯别人的商标,造成商标侵权?



商标法第五十一条的专用权规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”

从这条看,一个商标,只要被允许注册,就具有了专用权。一个商标被商标局核准注册本身就说明这个商标的使用不会侵犯在先注册商标的专用权,至少商标局认为不存在商标侵权的可能。商标与专利不同。专利权只是禁止他人实施专利技术的权利,专利权不包括自己实施的专利技术的权利。商标权是包括自己使用的注册商标的权利。

法院可以不同意商标局的裁定,但也不能任意改变商标局的决定。据我所知,法院只有在商标异议(商标法第三十二, 三十三,三十四条),商标争议(商标法第四十三条)的情况下,才可以改变商标局的决定。

我一直以为,使用自己的注册商标,只会有别人来侵犯我的商标,不知道我的“注册商标”还会去侵犯别人的商标。这个案子是我第一次看到使用自己的自主商标还被判侵权,要赔九百多万元。

商标法有关商标侵权的规定是商标法第五十二条。北京一中在本案中引用的是第一款:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权: (一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”。这里“近似的商标的”中的“商标”应该理解为“非注册商标” 。 也就是说,“非注册商标二”如果与“注册商标一”相同或相近似,那么“非注册商标二”就侵犯了“注册商标一”的商标专用权。“非注册商标二”不得使用,也不得注册。

如果这里的商标理解为“注册商标”也可以,那么,同样的证据,“注册商标二”与“注册商标一”相同或相近似,当然“注册商标一”也与“注册商标二”相同或相近似。两个“注册商标”彼此“侵权”,到底谁赔谁?

也许可以用“先注先得”来判决,但是“先注先得”只是在商标注册、异议或争议的程序中才有意义。商标法有关商标侵权规定的第五十二条并未提到“优先权”。“优先权”只有在商标注册时提到,在注册程序中才有意义。





三、本案中的争议是商标侵权(商标法第五十二条第一项)还是商标异议(商标法第三十条)或争议(商标法第四十一条和四十二条)?



本案中的争议不可能是商标异议。北京高院己经就商标异议做出了终审判决。双方不能再旧帐重提了。

如上所述,本案中的两个商标都是注册商标,其争议应该定性为商标争议,而不应该定性为商标侵权。

但是商标法第四十二条规定:“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标,不得再以相同的事实和理由申请裁定。”

本案中,恒升诉讼中所提的事实和理由在其商标异议程序中都提出过,或应该提出。但是由于恒升没有在法定的时间内提出,即“恒生”商标公告后三个月内提出异议,北京高院以程序为由,驳回恒升的异议请求,而没有就实质性的商标的“相同或相似”性做出裁定。但这个裁定并不因为没有裁定实质性的商标的“相同或相似”性而作废。高院的裁定还要执行的,即“恒生”商标可以注册,享有注册商标的专用权。

所以,在我看来,根据商标法四十二条和三十条,恒升已经没有权利抱怨“恒生”商标侵权了。以“恒生”与“恒升”商标“相同或相似”的事实和理由要求注销“恒生”商标已经为商标法四十二条所禁止。恒升没有权利要求“恒生”停止使用“恒生”商标,更没有权利要求所谓的商标“侵权”赔偿了。





四、中国商标法是否允许两个可能引起“混淆”的“相似”的注册商标同时存在,在同一类商品上同时使用?



我认为中国商标法不仅允许两个可能引起“混淆”的注册商标同时存在,同时使用,而且是商标法的实施的必然结果。

中国的商标法是采取“注册”保护制度而不是“使用”保护制度,只有注册商标才受商标法保护,非注册商标即使已在市场上使用,也不能得到商标法的保护。注册商标要经过商标局审查、公告、公众异议、审查之后才准予注册。经过这个注册过程,新注册商标与现有注册商标发生冲突的机会就很小了。但出现冲突的机会只是小了而已,不是没有。商标法的实施,商标注册程序都只能是为了避免冲突的出现,但是,注册商标之间出现冲突是必然的,不可能避免的。冲突的出现也并不可怕。



商标注册审查,判定新的商标是否与在先商标“相同或相似”,其标准是一个人为的主观标准。不同的人,在不同的时候一定会有不同的判定。一个商标审查员在审查商标申请时,根据当时的市场情况做出的判定,很可能与他人、或他本人在几年后做出的判定不同。这就是为什么商标注册之前还要公告,任何人在公告之后三个月之内可以提出异议,商标局对异议进行裁定,在先商标权利人对商标局批准新商标注册的裁定不服的,还可以向法院提起行政诉讼。在先商标权利人有提出异议申请的权利,如果异议成功,就可以阻止新商标注册,保护自己现有商标的专用权。但是,和许多其他民事权利一样,权利必需在法定时间内行使,过期作废。

于是,对于一个新商标,即使它与某一个在先商标很相似,如果商标审查员认为与他“所知”的在先商标“不相似”,不会造成“混淆”,那么他就将新商标公告。如果在先商标权利人不及时提出异议,那么这个新商标就可以注册。新商标的权利人就可以在其商品上使用这个新商标。在这个新商标使用初期,由于商品的产量、市场范围和份额较小,可能对在先商标的商品影响较小。一旦两个商标的商品销量大了,这个新商标必然给在先商标权利人造成“损失”,可能是很大的损失。这个损失是在先商标权利人自己造成的。这个损失是在先商标权利人不行使自己的合法权利造成的,而不是新商标权利人“侵权”造成的。民事权利的时效性,即不及时行使权利会造成权利丧失、造成损失,是许多民事权利共有的特点,并不是商标法特有的,合同法、专利法等等都有类似规定。民事权利时效性的必然结果就是造成有些合法权利得不到申张,有些合法权利被法定程序依法剥夺。这是法制社会为了平衡不同的社会需要,对法律做出的折中选择。

市场上出现两个相似甚至相同的注册商标被两家没有任何关系的厂家同时同地使用,并不意味着两家相互“侵权”,也不意味着注册商标完全失效。只不过是意味着这两个注册商标都不具有唯一性,只具有唯二性。这两个注册商标不能使消费者从商标上唯一确定到底是哪一家生产厂,只能确定是这两家厂中的一家。消费者还是可以通过其他途经,比如厂家的生产地址,最终可以确定到底是哪一家。

其实当今市场上相同或相似的注册商标,由于种种不同的原因,被不同的厂家使用有的是。这些原因可能是历史上的原因,比如在商标法有效以前,不同厂家就使用了同一商标。也可能是企业变迁,原来是一家,后来变成独立的几家。也可能是市场发展,原来只是一个地区性的小商品上的商标,发展成全国性的商品。也可能原来被用在不同的商品上,后来都能发展到同一个新商品上。当然也可能是商标局审查失误,在先商标权利人又没有及时行使异议权,使得不该注册的商标成功注册。但是不管怎么说,虽然消费者有一段时间内会发生误会,长期来讲,各自也都可以相安无事,并不是非要争个你死我活。比如冠生园月饼。



五、北京一中在本案中“侵权”判决的理由能不能成立?



如果北京一中在本案中“侵权”判决的理由成立,我认为会造成注册商标的混乱,会使商标异议和争议程序中的时间限制形同虚设。也就是说如果允许在先注册商标权利人可以在任何时候对在后注册商标提出商标侵权诉求,而理由仅仅是在后注册商标在其核定注册商品上使用了,那么任何一个注册商标,只要它不是某个商品类别中的第一个注册商标,都可能构成对第一个注册商标的侵权。

我们可以看看下面这几个假想的案例:

在先注册商标A的权利人看到有一个在后商标B在同一商品上提出了注册申请。A权利人在三个月内提出异议被驳回。A权利人不上诉。商标B得以注册成为注册商标,在注册商品上使用。许多年以后,商标B的商品作大了。然后A权利人去告B商标侵权。B商标与A商标“相似”,有“几个”或一些消费者误会两者。于是B商标侵权。B的利润就是A的损失。这样,商标A权利人不用花多少精力,就可以得到B 的利润、B的市场。

由于注册商标A和B都是注册商标,不可以任意换变,所以只要注册时有“相似”就会一直“相似”。商标侵权,只要“相似”的商标在商品上使用,就是侵权,所以只要B在商品上使用,A可以随时提起侵权诉求,没有时间限制。只要A在商标异议中被商标局驳回后不向法院上诉,法院就不会对“相似”性做出实质审查和判定,受理侵权诉求的法院就可以不受商标局的判定,对“相似”性重新判定,而且是在新的市场条件下,根据新的证据来判定。

在这种商标制度下,在先注册商标永远有优势。在先注册商标永远都可能将在后商标置于死地。商标异议或争议只能进行一次,最多上诉到高级法院,而商标侵权是没有次数限制的。在先注册商标一次商标侵权输了,过几年或是换一个地方,换一个法院,只要用新的市场情况,新的消费者调查证据,“相似”性还可以再作判定,还可以再提出诉求,没有止尽。直到在后商标注销为止。

在这种商标制度下,在后注册商标(也就是说几乎所有的注册商标)永远没有一个明确的不侵权的状态。能在商标局赢了,或是在法院赢了一次侵权诉讼,都不能保证下一次侵权诉讼中也能赢。这将使整个商标系统中的注册商标都处于一种不确定状态。

所以,我认为北京一中在本案中“侵权”判决的理由不能成立。除非有商标法四十一条中提到的欺诈等特殊情况,任何注册商标在其注册商品上使用,不可能侵犯别的注册商标。在核定注册的商品上使用自己的注册商标的应该是一个完全的对商标侵权的抗辩理由。



以上是我读这个案子介绍所产生的疑问,希望有关法官或法律高手指教。

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