“雅虎”商标究竟应该归谁
--简评美国雅虎公司(YAHOO!)和苏州市易龙公司商标争议案
作者:何放 (伦敦政治经济学院)       本站发布时间:2003-5-14 21:38:17

一.案情简介

 

我所代理的美国雅虎公司(以下称Yahoo!公司)对苏州市易龙电子有限公司在第9类商品申请的“雅虎”商标申请(刊于1998年6月14日第22期的《商标公告》)提出异议申请,Yahoo!公司认为“雅虎”是根据其公司著名商标“YAHOO”发音而独创并为公众所熟知:Yahoo!公司于1996年在中国申请注册“YAHOO”商标,1998年在商品国际分类第9,16,25,35,36,38和42类申请注册“雅虎”,被异议商标“雅虎”与其公司的“雅虎”商标完全一样,是一种典型的恶意抢注行为。

 

而被异议人苏州市易龙电子有限公司辩称,Yahoo!公司的“雅虎”未为中国公众所熟知,其申请“雅虎”商标是在1998年且尚未注册。被异议商标“雅虎”取义于明代苏州文人唐伯虎,“因其儒雅风流,时人谓之雅虎”,应予核准注册。

 

国家工商行政管理局商标局在二○○○年一月的裁定中认为:美国Yahoo!公司在我国已经获得注册的商标均为英文“YAHOO!”,使用商品或服务包括第9类计算机网络上用来查询和检索信息、结点和其他资源的计算机软件、第35类的推销(替他人)、第16类的有关计算机网络的杂志、第42类的计算机服务等。被异议商标”雅虎“使用商品为第9类电视机、半导体等。美国Yahoo!公司引证的中文商标“雅虎”尚处于申请注册阶段,未在我国获得注册,不享有注册商标专用权。而且,被异议商标“雅虎”的使用商品与Yahoo!公司商标使用的商品或服务具有不同的功能、消费渠道和方式,不属于类似商品或相关的商品与服务。被异议商标的注册和使用不会引起消费者的混淆和误认。因此,异议人所提异议不成立。

 

然而争议并未至此结束,美国Yahoo!公司不服商标局的裁定并已经根据《商标法》向商标评审委员会申请复审,本案进入一般长达一、二年的异议复审阶段;而美国Yahoo!公司在1998年申请的“雅虎”商标在16,25,35,36,38和42类上都已经获得正式注册。

 

二.律师评析

 

1. “雅虎”能否抛弃传统产业的桎梏,成为电子时代的驰名商标?

 

比特世界的活动照搬原子世界的法律确实会遇到一些问题。我国是古老的《保护工业产权巴黎公约》成员国,该公约在上个世纪初修改时就增加了保护驰名商标的规定。进入上世纪九十年代以来,关税及贸易总协定多边贸易谈判制定的《与贸易有关的知识产权协议》(简称TRIPS)中对驰名商标给予了更大范围的保护。我国也于1993在《商标法实施细则》中增加了对驰名商标(公众熟知商标)保护的规定,并于1996年8月发布了《驰名商标认定和管理暂行规定》,然而,目前我国商标注册管理部门的实践是只主动认定国内申请人的注册商标为驰名商标,但是根据《巴黎公约》的精神,驰名商标无须注册就可在成员国得到保护;也就是说,一旦美国“雅虎”的驰名商标的地位被确认,苏州易龙公司的恶意注册的可能性就很大,对苏州“雅虎”的异议就很有可能成立。

 

但在我国由商标局认定一个外国申请人的商标为“公众熟知商标”(驰名)却基本适用认定国内申请人驰名商标的办法,即需要综合考察使用该商标的商品在国内的销售量及销售区域;使用该商标的商品近三年来的经济指标及其在国内同行业的排名;使用该商标的产品在国外的销售量及销售区域;该商标的广告发布情况;该商标最早使用及连续使用时间;该商标在国内外的注册情况等。苏州易龙公司便认为在其公司申请注册“雅虎”商标之前从未见过“雅虎”的使用,而美国Yahoo!公司是1995年成立于美国加利福尼亚州的一家公司,其“Yahoo!”和“雅虎”的影响迄今为止可以说是铺天盖地(笔者不再详细罗列资料):稍微了解计算机的人就会知道这个商标。雅虎自1996年起就开始提供“中文雅虎”的检索服务和软件,但当时中国大陆的互联网尚不普及,当时的互联网用户大多局限于高校师生和学术机构用户以及相关行业人士。但当时在能接触互联网的用户中,“雅虎”这个名称已经非常有名。

 

笔者认为,在数字时代以Internet为标志的信息高速公路的发展,带动了一大批以信息产业为业务的公司(如美国Yahoo!公司)的快速发展,并为经济发展带来了极大的动力。在传统业务中,商标的使用范围要受到商标特定载体(如标有该商标的商品)数量的限制以及地域限制;商标的宣传覆盖面要受到媒体覆盖面的限制;商标的宣传程度要受到广告媒介的收费限制,而且由于传统业务往往要从经营者所在地开始逐渐开展,慢慢向外发展,因此对商标注册工作(特别是在国外的注册)的进行是要在反复评估业务在各地的发展情况和潜力后才在各地逐渐开展的。因此,传统业务中的一个商标如果要达到驰名的程度,非经历多年不懈的努力宣传不可。然而,通过Internet进行的业务发展于传统业务发展相比,其声誉的提高速度是极快的,基本不需要象传统业务发展那样要花费大量金钱、时间来宣传一个品牌。在这种情况下,在Internet上从事信息产业的公司,其商标的驰名速度极快,是不宜用传统的尺度(诸如已取得多少多少注册、近三到五年的业务、广告费用等)来评价的。美国Yahoo!公司的发展在信息产业界已经成为一个公认的典范,另外随手可举出的例子有吞并时代华纳公司的AOL(美国在线),网上电子交易的先驱AMAZON(亚马逊)及电子拍卖先驱e-bay等。这类商标由于其具有较高的知名度和较高的声誉,即使他人在不类似的商品上使用时,仍有可能会使消费者误认为该商品与该类商标所有人有一定的联系,尤其是在当今企业向集团化全球化发展,经营范围不断膨胀的情况下就更是如此。我国的商标管理部门及司法部门应及时注意数字时代商标影响力扩张过程中产生的新特点,不拘泥于传统的评判标准,积极给予这类商标驰名商标的保护。

 

2.苏州市易龙电子有限公司注册“雅虎”是否属于恶意抢注?

 

双方在“雅虎”字面上的争论很有意思:已经由商标纠纷演变成了文化出典的争议。中文“雅虎”这个词最早是见于华文报纸,1996年4月10日台湾《联合早报》,1996年5月14日台湾《经济日报》和《中央日报》以及1996年5月16日台湾《自立早报》均在其各自报道中称美国Yahoo!公司为“雅虎“。1996年被称为”比尔盖兹第二”富有传奇色彩的该公司年轻总裁杨致远访问中国,1996年中国大陆的《国际电子报》、《中国计算机报》以及《计算机世界》中都称美国Yahoo!公司为“雅虎公司”。美国Yahoo!公司的“雅虎”就依照“Yahoo!”的发音而独创了中文商标和商号作为Yahoo!公司及其经营活动的代名词,“雅虎”早在苏州易龙公司申请注册“雅虎”商标之前便已得到广泛的宣传和使用。因此,Yahoo!公司认为易龙公司违反诚实信用原则,以复制和翻译手段将该商标申请注册的行为应当依照中国法律和国际公约的规定予以禁止。而易龙公司认为其申请注册的“雅虎“商标源于中国历史文化名城苏州2500年来传承的“典雅”的吴文化。明代苏州著名文人唐伯虎,“因其儒雅风流,时人谓之雅虎”。易龙公司还认为其“雅虎”和该公司“易龙”商号“暗合”。

 

笔者的倾向性意见是苏州市易龙电子有限公司的行为属于不当注册。苏州易龙公司作为一个民办科技企业,从其从事的行业来看,该公司很难解释自己在1997年时还不知道美国有一个雅虎公司在Internet上提供Yahoo!搜索引擎服务。而从“雅虎”字面上看,尚不能得出“雅虎”就是唐伯虎(唐寅)的别号:《辞海》中列出该人“伯虎”、“子畏”,“六如居士”、“桃花庵主”、“逃禅仙吏”等名称,并无“雅虎”一名;《中国大百科全书.中国文学卷》中也并没有用“雅虎”的别号称呼唐寅。

 

本案将由商标评审委员会评审,结果还将过一段时间才可揭晓,按照现行《商标法》规定该结果将是终局的,然而无论谁胜谁负,本案的结局仍可能有变数。我国已经修改了《专利法》(该法将于2001年7月1日实施),修改后的专利法将是否授予实用新型专利和外观设计专利的终审权交给法院而非象原《专利法》将终审权交给专利复审委员会。这种以“司法终局”代替“行政终局”是符合世界法治潮流和TRIPS协议精神的。笔者以为在不久的将来,修改后商标法很可能也将类似的“司法终局”制度贯彻到商标注册中,单从程序上来看,各方非常有可能继续获得司法程序上的救济。

 

 

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