外商投资中的专利策略
作者:董颖    本站发布时间:2011-12-4 10:46:34

外商投资中的专利策略
文/董颖 王亚东

对外国投资者而言,专利与产品、价格、广告、市场推广等一样,是一种常用的市场竞争手段,甚至是一种更为重要的竞争手段。外国厂商进入中国市场,根据市场结构的不同,其采用的专利策略也有所不同。本文仅从外商投资法律实务角度,结合具体行业和例子,就不同市场结构下外商所采用的专利策略进行分析,并就实践中的几个问题尝试提出若干建议。

一、 中国市场竞争模式与外国投资者专利策略之间的关系
按照经济学理论,根据竞争程度的不同,市场竞争模式通常可分为以下几种 :
1. 完全垄断:如果一个行业只有一家企业,而它所生产的产品没有其它产品替代,新企业进入又有很大障碍,就会产生完全垄断。
2. 寡头垄断:是指几家大企业生产和销售了整个行业中的极大部分产品。
3. 垄断竞争:是指该行业应具有企业数量很多、企业进出自由、各企业生产的同种产品具有差别这几个特征。
4. 完全竞争:在这个市场里,产品价格完全由市场决定,企业只是价格的接受者,对定价无能为力。
实际的情况是,完全垄断和完全竞争的行业并不多,多数行业处于这两者之间;某一特定行业的市场结构又往往处于动态变化之中;而专利则是有可能改变市场结构的一大重要因素。

外国投资者进入中国市场,面对中国市场的竞争结构,通常会制订相应的专利策略,并应用专利这一工具,配合并实施其中国市场战略。总结外商投资法律服务的实践经验,外商在中国市场上处于不同的竞争地位时所采用的专利策略分别为(参见表1):
1. 完全垄断与全面型专利策略:为保持垄断而全面控制专利,编织严密的专利网,通过专利许可模式利用专利。
2. 寡头垄断与辐射型专利策略:通过核心专利保持竞争优势,选择专利行政保护、工商打假、批量发出律师函等方式,并打造专利池 。
3. 垄断竞争与竞争型专利策略:在垄断竞争环境下,由于专利的竞争与市场地位密切相关,因而各方争夺专利优势,挑战他方专利、捍卫己方专利,选择典型案件进行诉讼,并可能存在交叉许可。
4. 完全竞争与尝试型专利策略:通过申请专利争取突破,从而增加产品附加值或差异性。


二、 几种市场竞争模式与外国投资者专利策略分析
在此我们结合具体行业和例子,对几种市场竞争模式下相应专利策略的要点和弱点进行进一步的分析。

1. 完全垄断与全面型专利策略
虽然完全垄断比较少见,但是在基础设施、国家严格控制、或采纳某种标准的行业,完全垄断或几乎完全垄断的情况还是存在的。特别是对须采纳某种标准的行业,标准与专利的关系已广为探讨。
例如我国的电信行业,3G通信标准与专利的关系,就是影响外国投资者、国内运营商和众多厂商业务的重大问题。在这个行业,不仅依仗一揽子CDMA专利的高通公司的全面专利策略被人津津乐道,而且隐藏在标准之争背后的知识产权许可费谈判正在关乎整个行业的发展 。
对于控制了标准的企业,往往是因其专利技术成为标准而垄断了市场,因而有可能实施其全面型专利策略。这种策略的要点在于:编织和维系密不透风的专利网;制订和有效实施某种专利许可模式;同时应具备丰富的专利手段运作经验。而弱点则在于:一旦专利网透风则须通过收购等方式补足;掌控专利成本与效益间动态变化关系、协调全球市场和专利地域性关系的难度高;以及一旦新标准实施则全面沦陷。

2. 寡头垄断与辐射型专利策略
在国内外科研、技术水平差距较大的行业,外国投资者进入中国市场时往往处于寡头垄断的市场地位,如医药、汽车、高端信息和电子产业等。
外国厂商凭借其高技术含量、高研发投入的产品,依仗在获得中国专利授权的保驾护航,保障其主打产品进入中国,如备受关注的辉瑞公司及其伟哥专利。甚至少数几家寡头通过结盟打造专利池,从而形成类似完全垄断的竞争局面,如信息和电子行业由日本和美国厂商结成的3C、6C联盟。
在持有技术优势、掌握核心专利的情况下,相应所采取的专利策略往往呈现出一种辐射型,其要点在于:以核心专利为立足点,辐射式排斥任何可能的竞争对手;由于技术优势的存在,所面临的挑战为多为假冒或仿制,对此通常选用效率相对较高的威慑手段和行政救济手段,如批量发出律师函、专利行政保护、工商打假等。
这种辐射型专利策略的弱点在于:防御专利无效请求的压力较大(近期辉瑞的伟哥专利被国家专利局复审委员会宣告无效案充分说明了这一点);如国内厂商或仿制厂商运作规范,则将面对国内厂商联合起来的反抗,甚至要承受来自于行业协会、乃至政府相关部门的保护民族产业的压力(如中国电子音响协会代表国内DVD厂商同6C联盟就专利许可费进行谈判 ;信息产业部近期宣布EVD标准,从而帮助民族产业摆脱在VCD、DVD上的困境 ;以及有关中国数字电视标准的制订问题 等);如国内假冒企业运作不规范,则即便是采用行政救济手段也往往是奈何不了或鞭长莫及(如医药行业对假药的打击 )。

3. 垄断竞争与竞争型专利策略
在技术含量较低、国内厂商将仿制与自主研发结合得较好、或因产品更新换代快而市场份额不断发生变化的行业,外国投资者进入中国市场时可能面临垄断竞争的市场结构,如低端信息和电子产业等。
在这类行业,国内厂商有能力掌握技术,因而国内外厂商在专利上的争夺和交锋正如市场份额上的争夺和交锋一样弥漫着硝烟。外国厂商在中国市场上的竞争地位与其在中国取得的专利息息相关,甚至一个不留神就被国内厂商抢得先机而先申请了专利,从而落入被动;同时,国外厂商采取专利诉讼打压国内厂商,国内厂商通过请求宣告专利无效挑战国外厂商的专利,这之间的你来我往也成为市场交锋的直接反映。我们将这种情况下所采用的专利策略称为争夺型专利策略。
争夺型专利策略的要点在于:从专利申请和布局就开始争夺;凭借己方专利采用诉讼等手段打压对手、请求宣告对手专利无效、防御对手请求宣告己方专利无效、与谈判或和解等多种手段并用来打专利战,目的是通过争夺专利优势而获得更大的市场利益;存在交叉许可、转让或受让专利等专利市场上的“兼并收购”手段。而弱点则在于:由于所争夺的专利往往不是核心技术,因此其专利性高度、价值、威慑性、打击力量均有限;与某一竞争对手之间就某一专利的鏖战是一把双刃剑,一旦失败甚至会导致更多的厂商坐收渔翁之利。
如微波炉行业LG诉格兰仕案 、移动存储行业朗科诉华旗等国内众闪存盘厂商案 中,均是国内外厂商间的专利无效和/或专利诉讼遭遇战(闪存案涉及的外商是在美国被誉为“闪盘鼻祖”的以色列艾蒙系统有限公司 ),从中折射出的则是对专利的争夺以及专利背后对市场份额的争夺。

三、 外国投资者中国专利策略所遭遇的挑战及一些建议
由于专利保护具有地域性,因此外国投资者实施其中国专利策略时须适应中国知识产权立法、司法、执法环境的具体情况,一旦适应得不好则可能出现“水土不服”,从而影响其中国市场战略的实现。以下我们谨从实践的角度,就外国投资者在中国实施专利策略列举几个常见的问题,并相应提出一些建议:
1. 关于中国专利布局
虽然国外厂商的专利意识通常比国内厂商强,但外国投资者的中国专利布局出现失误和漏洞也是常见的现象。这是因为专利申请和授权具有地域性,而且完成专利布局需要时间。对未在中国推出的产品,国外厂商如缺乏对中国市场的前瞻性,就可能出现国内厂商根据国外产品抢先在中国申请专利,而当国外厂商转过头来看到中国市场的巨大潜力再想携产品进入时,却发现面临被“以子之矛攻子之盾”的被动局面。安徽奇瑞公司的QQ与上汽通用五菱SPARK之间的纠纷 、长城汽车公司SUV车赛影与日产在北美生产的皮卡Frontier相似的报道 都是例证。
根据我们的经验,建议对可能推向国外甚至国际市场的产品,其相关专利申请应采用PCT国际专利申请。采用这种专利申请方式,即便是在不同国家的产品计划尚未确定,至少对决定该专利申请是否应进入中国或他国赢得了30个月的时间 。虽然我国企业采取PCT的还较少,但成熟的跨国公司往往会采取这种专利申请模式。需指出的是,对发明、实用新型、外观设计三种专利类型,PCT并未涵盖外观设计。因此对汽车等外观设计相对很重要的产品,最晚于在先专利申请优先权期间届满前,就应确定产品的国际化市场战略和相应的专利策略。

2. 关于中国专利法律制度的特点和特殊性
中国专利法至今已历经两次修改,而且配套的行政、司法保护措施、相关的中国法律法规、司法解释等,构成了一套具有中国特色的专利法律制度。其中,如1993年专利法的修改删除了对“药品和用化学方法获得的物质”不授予专利权的规定;相应地中国出台了《药品行政保护条例》,对1986年1月1日至1993年1月1日期间取得国外专利并满足条件的国外药品给予“行政保护”;这一系列关于药品的中国专利和相关法律保护制度具有鲜明的中国特色,对外商投资中国医药行业具有举足轻重的影响。我们认为,外国投资者如能加强对中国专利法律制度特点和特殊性的了解,将有助于适应中国市场和法律环境。

3. 关于仿制
仿制、假冒产品是外商面临的一大头痛问题。中国地大物博,人口众多,这意味着在巨大市场潜力的另一面,外商对抗仿制、打击假冒产品面临前所未有的难度。甚至如第1“专利布局”中所述,即便是仿制的情况,国内企业还可能通过抢先申请专利而取得主动。
对于假冒和“低仿”产品,我们通常建议采用效率较高的行政手段予以打击,如专利行政保护、工商打假、行业主管行政部门的行政手段。而对于“高仿”产品,往往会涉及专利侵权中的“等同侵权”、“外观设计近似的判断”等难点问题,则恐怕只能个案分析,聘请有经验的专利律师和诉讼律师来解决了。

4. 关于救济方式的选择
对于专利侵权,在中国可以选择的法律救济途径有以下几种:
(1) 通过公安、工商部门对假冒专利行为追究刑事责任 。
(2) 行政保护途径:包括通过专利行政机关执法、通过工商机关打假和查处、通过行业主管部门或政府其他相关部门行政干预等方式。根据实践经验,专利行政机关执法具有花费时间相对较短、效率较高、重调解、但不能获得侵权赔偿的特点;工商机关对于假冒伪劣产品的查处力度较大,也可延伸至某些不正当竞争行为;而质监、检验检疫、及行业行政管理等部门则依据其职权,有可能从某个侧面涉及对专利的保护。
(3) 司法途径:相对行政保护途径,司法途径的耗时相对较长,而且面临执行难的局面。但是司法途径中的诉前禁令、证据保全、财产保全等措施,往往能起到积极的效果。对于复杂的专利侵权认定问题,也只能通过司法途径来作出判决。而且在目前的专利案件中,还出现了确认不侵权案件等新的类型,这些都是其他途径力所不能及的。
至于具体应选择哪种途径,则可根据以上介绍,根据个案特点和要求来确定。

5. 作为专利无效被请求人/被告应对专利无效宣告请求/专利侵权指控
根据我国专利制度,自专利授权公告之日起,任何单位或个人可以在任何时间、以任何符合要求的理由,向专利复审委员会请求宣告该专利权无效 。这就使得专利权人,特别是重要专利的专利权人(如某些国外厂商),时刻要面对来自国内厂商、甚至是任何个人提起的专利无效宣告。同时,专利无效程序又同专利侵权诉讼是如影随形的。
外商还往往面临这样一种局面,就是国内公司甚至个人凭借其获得的某一中国专利,向外国大公司叫板,诉称其主要产品构成专利侵权。如大连汉普、胡宣华和胡斌诉爱立信、摩托罗拉手机输入法专利侵权案 ,何尔恭的“自由写”汉字输入法专利与国内外手机厂商T9笔画输入法的纠纷 ,王玉龙诉SONY DV产品专利侵权 等,均是如此。
俗话说“树大招风”,越知名的外国厂商往往要面对大量繁杂的无效请求和突然来到的专利侵权指控。而根据我国法律和司法实践,专利无效的答复期限为1个月,民事诉讼的答辩期为15日;举证期限往往也比较紧张;特别是在专利诉讼中,反诉原告专利无效而要求诉讼中止则必须在答辩期间内提出……在这种情况下,外商作为专利无效被请求人/被告应对专利无效宣告请求/专利侵权指控的反应能力是相当关键的。对此,我们建议外商应未雨绸缪,如在中国常设机构内部建立争议发生的反应机制,事先同律师事务所、专利代理机构保持密切联系,在内、外部确定熟悉技术和/或法律的适当人选作为反应人员,并在技术人员和法务人员之间建立起良好的沟通机制等,从而作好应对潜在争议发生的准备。

6. 关于中国商业和法律环境
最后要提一下外国投资者对中国商业和法律环境的适应。外国投资者通常在全球市场上有其战略和相应的知识产权策略,但是进入中国市场应采取何种市场战略、对其知识产权策略应作出何种调整,必须考虑到中国市场上的特殊情况。
虽然中国正在和国际市场接轨、也注重采纳国际惯例,但是无论是商业还是法律实践中,中国还有许多不能和国际惯例相适应的地方,或者说是“特色”。小到签名、盖章的法律效力,大到知识产权侵权惩罚性赔偿的适用问题,实践中外商在中国遭遇仿制和假冒,在行使知识产权时受到国内厂商的联合抵抗和来自所谓民族产业的压力,都是具有“中国特色”的。对于这种“中国特色”的理解和适应,直接关系到应对方式和日常操作,因此建议进入中国市场的外商有必要尽快地、更好地“入乡随俗”。




本文虽然分析的是外商投资中的专利策略,希望对中国市场上的国内、国外厂商制订、实施专利策略均有所启发。从市场角度而言,专利如同其他市场竞争手段一样,甚至是一种更为重要的竞争手段。所以我们也希望国内厂商能尽早掌握和更有效地利用这种竞争手段,至少从所掌握的竞争手段上来讲,不输给国外厂商,这样才会在市场或法律上出现真正的交锋。




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