中国注册商标权司法保护的倒退
作者:何放 (高伟绅律师行香港办公室Clifford Chance LLP)       本站发布时间:2005-5-31 23:47:35

                                    中国注册商标权司法保护的倒退
--评《最高人民法院关于“涉及注册商标授权争议的注册商标专用权利冲突纠纷”的函复》
                                  
最高人民法院于2004年11月发布了《关于审理涉及冲突的知识产权纠纷案件若干问题的指导意见(试行)》【见后附《关于审理涉及冲突的知识产权纠纷案件若干问题的指导意见(试行)》】(以下称“指导意见”)并在征求社会各界意见的过程中,突然于2005年3月31日以“函复”【见后附《最高人民法院关于“涉及注册商标授权争议的注册商标专用权利冲突纠纷”的函复》】(以下称“函复”)的形式通知各地方高级人民法院有关处理“涉及注册商标授权争议的注册商标专用权利冲突纠纷”的意见,要求各地方法院“参照执行”。这个只有两条意见的“函复”的第一条为:“根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项【见后附《民事诉讼法》第一百一十一条第(三)项】、商标法第三十条【见后附《商标法》第三十条】、第四十一条【见后附《商标法》第四十一条】的规定,对涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷,告知院高向有关行政主管机关申请处理,人民法院不予受理。”

根据此函复的第一条规定的精神,包括商标异议和商标撤销程序的“注册商标专用权权利冲突纠纷”不应由法院受理,这个已经生效的函复实际上采纳了将具有司法解释性质的“指导意见”第三条的做法。笔者认为将包括商标异议的“注册商标专用权权利冲突纠纷”排除在一审司法管辖之外是不妥当的,函复的此条意见是中国注册商标司法保护的倒退。

首先,将商标异议归入“注册商标授权争议”在法理上是有逻辑矛盾的。“注册商标授权争议”通常指对已经注册的商标,无论因为商标法规定的绝对驳回理由【《商标法》第八条、第十条、第十一条、第十二条】或相对驳回理由【《商标法》第九条、第十三条、第二十八条、第二十九条、第四十六条】而对该已获注册的商标是否具有可注册性产生的争议。然而,经过初步审查公告但还处于异议程序的商标不是注册商标,其是否能获得注册商标专用权的法律状态还未定。将还未经过核准注册,尚处于商标异议程序的商标归类于“注册商标授权争议”之下,从逻辑上是不恰当的。假设A为某甲的注册商标,某乙向商标局申请了A'商标,并且某乙同时将A'商标投入使用,在异议期内某甲就某乙的A'商标向商标局提出异议,同时某甲就某乙实际实用A'商标的行为向相关法院起诉某乙商标侵权。如果依据“复函”的意见,这个商标侵权纠纷实际上是一个商标异议,那么法院应该将商标异议行政程序前置而不受理某甲的商标侵权之诉。但异议程序中的商标因未经核准注册,不是“注册商标”,不享有注册商标专用权。异议程序中的商标不能主张权利冲突,对涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷依法不予受理的范围,不应扩大到商标异议程序。

其次,“函复”对涉及商标异议的侵权纠纷人民法院是否应受理管辖的处理方法上是有违TRIPS协议所规定的原则的。根据我国民法通则和民事诉讼法中的有关规定,我国加入的国际公约应该优先适用。而我国作为WTO成员国所必须遵守的《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)第41条第2项规定了执法程序的公平合理原则,即“有关知识产权的执法程序应当公平合理。这些程序不应当有不必要复杂化、成本高昂、不合理的时限或者无理的拖延。”【《 TRIPS协议》第四十一条】虽然最高法院颁布这个函复时考虑到目前所有商标行政处理案件最终都可以到法院系统获得进一步的司法救济,但在实践中一般要经过近两年左右的时间商标局的异议程序才能有结果,如果一方不服还可以到商标评审委员会要求复审,一般又要花一年多时间,然后不服方仍可以向北京市第一中级法院进行行政诉讼,最终还可以到北京市高级法院进行终审, 这么一个圈子兜下来没有七、八年时间看来是不太现实的。而等到商标有效性的终局结果出来,一切仍要回到原来那个商标侵权诉讼上,然后再来进行普通的民事一审乃至二审程序,这根本是和TRIPS协议所要求的“不应当有不必要复杂化、成本高昂、不合理的时限或者无理的拖延”是相违背的。我国为符合WTO规则的要求,根据TRIPS协议【《 TRIPS协议》第六十二条】增加了商标司法审查法律制度,不再由商标评审委员会对商标确权案件作出终局裁定,但这并不意味着一个被异议的效力待定的商标可以利用这种四级审查制度来对抗在先的注册商标。我国目前实行的是行政和司法双轨并行的商标保护体系,在工商行政管理系统中如有类似的情况发生,工商局对处于异议程序中但还未获得注册的商标侵权案件一般也是考虑该侵权商标在实际使用中的情况,如确属侵权就决定不予中止查处而直接作出侵权认定和处罚。国家工商行政管理总局也有有关文件指导类似的案件处理并仍然有效【《 国家工商行政管理局关于商标侵权案件涉及异议、争议等程序问题的处理意见》】。而本次“函复”在这点上和现行商标行政保护的做法是不一致的,因为我国法律允许商标权人向工商行政管理部门请求查处商标侵权后同时向法院提出商标侵权诉讼,由此就可能引发就同一商标侵权案件司法和行政处理的不一致。

再次,仅仅因为被控侵权商标处于异议阶段而排除在先注册商标权人直接向法院的请求权是有违公平公正原则的。众所周知,我国的商标初审制度还不完善,虽然我国在审查在先权利时已开始依靠一系列计算机文字或图形监控系统,但计算机系统根本无法完全胜任因为字体变更或含义近似等导致的权利冲突问题。而在实际工作中每个商标审查员对单个商标文字或图形申请的注视时间不会超过五分钟,这就导致了可能有相当多数的通过初步审查的商标实际上是与在先注册商标在某种程度上是近似甚至是冲突的。这也就是我国商标法规定了三个月的异议期让“任何人”(实际上是利害相关人或在先权利人)提出异议以弥补商标初步审查的不足或者疏漏。如果确实因为在先注册商标权人没有尽合理的监控职责未能及时在三个月的异议期内提出对权利冲突的异议,那么按照注册商标撤销程序(“函复”第一条中也包括)走行政前置的司法程序是有道理的,而事实上很多商标权人都通过专业的商标检索和监控机构对商标公告进行特别监控以发现和甄别可能对他们在先注册商标权构成冲突的商标申请。而“函复”直接使异议过程中的未注册商标直接在司法程序上能对抗在先的注册商标,令注册商标权人不能直接通过法院而必须花费多年的时间和成倍的资源通过行政程序和行政程序的司法审查程序去弥补商标初步审查造成的不足或者疏漏,这显然是有违公平原则的。

另外,很多看似可以算作一个商标异议的商标侵权的案件在具体实践中很多侵权认定的因素和证据都是不应该也不能够由商标行政机构来判断的。在商标侵权中,往往同时发生其他竞合的情形如不正当竞争,实践中也经常出现侵权人实际使用的商标和他被异议的商标不完全一样。如果说商标局审查异议商标的行为是将两个冲突商标作静态对比的话,法院审理在实际中使用的商标侵权案件则是一种动态的判断过程,两者不可彼此取代,更不可彼此互为因果,因为在实践中的商标侵权案件往往要比商标行政管理部门的商标异议程序更复杂和具体。法院如果以案件的实体部分是商标异议而不予受理案件或中止已经受理案件的审理,实际上是拖延了商标行政机构在商标异议程序中无法解决争议的处理。

综上所述,从目前而言,笔者建议在“函复”或将来要生效的“指导意见”将商标异议程序中产生的商标侵权纳入法院可以直接处理的范围。与此同时,鉴于获得商标异议和商标争议的终局结果时间极其漫长(和其他法域相比),而让各地上百个中级法院直接处理又会引发执法尺度不一甚至滋长地方保护主义【国家工商局关于对《审理涉及权利冲突的知识产权纠纷案件指导意见》的修改意见】,可以考虑在商标争议案件引发的纠纷中参考最高院关于植物新品种、专利纠纷案件适用法律问题若干规定等司法解释中存在的进入行政争议处理但不中止诉讼的情形,而不宜对所有商标争议案件一律采取法院不予受理或中止审理的做法。对确有必要采取中止诉讼或不予受理的,应考虑在一定条件下允许在先商标权人提供担保后采取责令侵权人停止相关侵权行为的措施。

从长远的体制建设来看,有必要在实体程序上切实加快商标确权速度。如德国于1962年就成立了联邦专利法院,以专门的商标司法审查来替代德国专利商标局上诉委员会的商标行政确权工作,使当事人有关商标确权的请求可以得到司法救济,同时也能对商标主管机关的行为予以司法监督。德国的商标确权法律制度和机构设置曾与我国相当接近,完全可以考虑予以借鉴。我国或者可以考虑将商标确权案件直接交由专门的法院进行受理和审查,或者立法确立商标行政主管机关的准司法地位,专门负责审理商标确权案件,所作出的决定或者裁定在一般情况下即为终局。采取这些方法可以减少程序,缩短案件的审理周期,维护当事人的合法权益,同时也不违反TRIPS协议的要求。待到我国经济和社会发展到另一个高度,我国的法制建设和法官队伍素质有了相当大程度的改善的时候,应进一步完善商标异议和评审的行政程序与法院审理商标侵权行为的关系,对于在后注册商标与在先注册商标发生市场混淆的,可通过法院直接判决停止使用,法院判决也可以作为申请行政撤销的依据。

附一:
关于审理涉及权利冲突的知识产权纠纷案件
若干问题的指导意见(试行)
(2004年11月)

为正确审理涉及权利冲突的知识产权纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的规定,就审理这类案件中适用法律的若干问题提出以下指导意见。

一、知识产权纠纷案件中的权利冲突,是指一方当事人根据其享有的知识产权向对方提出诉讼请求,对方当事人以行使自己享有的知识产权为由进行抗辩形成争议的情形。
二、审理涉及权利冲突的知识产权纠纷案件,人民法院应当依照诚实信用、保护在先权和公平竞争的原则正确界定当事人的合法权益。
三、对涉及注册商标授权争议的知识产权权利冲突案件,根据商标法第三十条、第四十一条的规定,告知原告向有关行政主管机关申请处理;已经立案的,根据情况,可以中止审理,也可以驳回起诉。
对涉及其他知识产权权利冲突的案件,依照民事诉讼法、相关知识产权法和本意见处理。
四、未经许可,将他人享有著作权的作品申请为外观设计专利或者作为商品的包装、装潢使用,根据使用行为的具体情形,适用著作权法第四十六条第(十一)项、第四十七条第(一)项的规定。
五、在专利侵权诉讼中涉及当事人就相同或实质相同的发明创造分别拥有专利权的情形,按照最高人民法院(93)经他字第20号《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》中的规定处理。涉及其他权利冲突的,适用《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十五条的规定。
六、原告以被告的注册商标侵犯其注册商标权为由提起诉讼,两项注册商标确属相同或者近似的,根据商标法第四十一条的规定,告知原告向商标评审委员会申请处理。已经立案的,原告在合理时间内提交商标评审委员会受理该申请通知的,裁定中止诉讼;原告明确表示不申请商标评审委员会处理或者未在合理时间内提交商标评审委员会受理该申请通知的,裁定驳回起诉。
[另一种意见:人民法院可对是否侵权作出认定。认定构成侵权的,判决停止使用。]
七、将与他人注册商标标识相同或者近似的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,适用《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项的规定。
八、涉及网络域名与注册商标权、企业名称权等权利冲突的侵权、不正当竞争纠纷案件,适用《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定。
九、原告以知名商品特有的名称、包装或装潢使用权为依据提起侵权诉讼,被告以其已经就相同或近似名称、包装或装潢在相同或类似商品上获得注册商标为由提出抗辩并经查证属实的,人民法院应当告知原告依照商标法的规定向商标评审委员会申请处理;已经立案的,根据情况可以中止审理,也可以驳回起诉。
[另一种意见:人民法院可直接认定是否擅自使用他人在先的商品名称、包装、装潢。能够认定的,根据《反不正当竞争法》第五条第(二)项,判决其停止使用。]
十、将与他人知名企业的字号相同或近似的文字作为企业名称中的字号登记并使用,容易使相关公众产生误认的,适用《反不正当竞争法》第二条的规定认定是否构成不正当竞争行为。
十一、对人民法院认定构成侵犯注册商标权或者不正当竞争行为的企业名称中的字号的使用,行为人除依法承担民事责任外,人民法院可以责令其变更或停止使用该企业名称。
企业名称核准登记五年后,权利人根据前款规定主张权利的,人民法院不予支持,但行为人实施行为恶意的除外。
  
附二:
最高人民法院关于“涉及注册商标授权争议的注册商标专用权利冲突纠纷”的函复
中华人民共和国最高人民法院民三庭
关于转发(2004)民三他字第10号函的通知
各省、自治区、直辖市高级人民法院:
现将我院就江苏省高级人民法院《关于江苏振泰机械织造公司与泰兴市同心纺织机械有限公司侵犯商标专用权、企业名称权纠纷一案的请求报告》的(2004)民三他字第10号答复函转发你院,请予参照执行。
附:(2004)民三他字第10号函
二00五年三月十一日

江苏省高级人民法院:
你院(2004)苏民三终字第59号《关于江苏振泰机械织造公司与泰兴市同心纺织机械有限公司侵犯商标专用权、企业名称权纠纷一案的请示报告》收悉。经研究,并征求国家工商行政管理总局的意见,基本同意你院审委会倾向性意见,即:
一、根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项、商标法第三十条、第四十一条的规定,对涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷,告知原告向有关行政主管机关申请处理,人民法院不予受理。
二、对违反诚实信用原则,使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号,足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的,根据当事人的诉讼请求,可以依照民法通则有关规定以及反不正当竞争法第二条第一、二款规定,审查是否构成不正当竞争行为,追究行为人的民事责任。
二○○五年二月十七日

附三:
《民事诉讼法》第一百一十一条第(三)项

第一百一十一条 人民法院对符合本法第一百零八条的起诉,必须受理;对下列起诉,分别情形,予以处理:  

(三)依照法律规定,应当由其他机关处理的争议,告知原告向有关机关申请解决;

附四:
《商标法》第三十条

第三十条  对初步审定的商标,自公告之日起三个月内,任何人均可以提出异议。公告期满无异议的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。

附五:
《商标法》第三十条

第四十一条 已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

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