美国国家科学院报告《21世纪专利体制》概要
作者:叶琏刚    本站发布时间:2004-9-25 11:32:08

【编者按:这里刊发的是美国专利律师、中华全国律师协会信息网络与高新技术专业委员会特邀委员、上海市律师协会信息网络法律研究会海外资深顾问叶琏刚博士的一篇译文。
    原文是2004年4月美国国家科学院(the National Academy of Science )的报告《21世纪专利体制(2004)》(A Patent System for the 21st Century )(2004)。译文是该报告的概要部分。
    需要指出的是:译者对该文的翻译并不表示其同意该文的全部观点。
    在下列网址有该报告的全文:http://books.nap.edu/books/0309089107/html/1.html#pagetop
    该文中提到的另一本书《知识经济中的专利》(Patents in the Knowledge-Based Economy) (2003)可在下列网址找到:http://books.nap.edu/books/0309086361/html/R1.html#pagetop】


美国国家科学院报告《21世纪专利体制》

概要

叶琏刚 译

自从200年前美国专利制度创立以来,它在促进技术进步上一直起着重要的作用,它给各式各样的发明提供法律保护,它帮助传播相关的有用技术信息。随着科技对国民福祉的作用不断提高,专利对经济发展起着更显著的作用。有各种迹象显示,公司不论大小,还有各种大学研究所都给专利以很高的估价,并愿意花大价钱去获取专利,控告专利侵权,以及应诉专利诉讼。

专利制度创立以来,一直随着形势的变化而变化,现在仍展示其灵活性与适应性。自1980年以来,一系列立法动作,行政行为与外交动作将专利范围拓展到新技术领域,比如生物工程;拓展到以前不受保护或被别的知识产权保护的技术,比如计算机软件;鼓励新实体参与专利制度,比如各大学研究机构;加强专利所有人相对于被控侵权者在国内或国际上的地位;放松反垄断法对专利使用的限制;专利保护范围从商品上溯拓展到科学研究工具,材料以及科学发现。

改革创新保持在高水平说明专利制度是有效的,无需大的变革。我们基本同意这种结论,但是,经济与法制的变化,给专利制度施加了新的压力。人们更花力气获取专利,主张专利权。美国专利与商标局每年收到大约300,000份专利申请,如此大的申请量可能将专利审查员们压垮,造成专利质量下降,专利申请大量积压或两者都有。各种专利相关的费用在迅速上升,比如获取专利授权的费用,推销或获取专利技术许可的费用,在法院回应专利侵权控告的费用。在不同的技术领域,专利对促进技术进步的贡献好象有很大差别,但还很少有对这种差别进行系统性的研究。在有些情况下,专利背离了其传统的作用,比如有些公司建立了庞大的专利库,目的是为了可以使用他人的技术,或降底被专利控告的可能性。

鉴于这些种种压力,现在是一个审查专利制度的效绩,自我更新的好时机。在过去50年中,专利政策基本上只受从业律师,法官,专利局官员以及受过法律训练的议员的影响。国家科学院认为,专利政策的完善能受益于听取更多人的意见。这些人包括经济学家,科学家,不同领域的工程师,商业经理和法学家。这些人选出了我们的委员会,反映了各种不同的专常。

我们的报告受益于九个组织提供的技术洞察力与数据,这些组织由国家研究会的科学技术与经济政策研究委员会(STEP)资助进行了一系列与政策有关的经验研究。他们的成果收集在本书的姐妹书《知识经济中的专利》。这些成果是自1980年以来成长起来的经济法律研究的一部分。不过这此成果还是很有限的,有深度研究的产业还很窄。除了少数几个制造行业,比如医药,化工,医疗器械产业,我们不知道增广加强专利保护会有什么好处,。我们更不知道,在服务行业或制造业中的服务功能中,专利是否会引导更多的研究与开发。我们的工作有一点结论是明显的,那就是我们需要有更详实的认识,了解专利是如何在不同的产业中影响技术革新的。尽管如此,在进行进一步研究之前,我们还是可以指出专利制度中一些现在可以改进的地方,一些压力点,一些低效率的地方,一些投入不够现在就需要解决的地方。


评价专利制度的标准


在目前不能对专利制度进行全面评估的情况下,我们指出七项性能评价标准,这些标准既使是不必需也是很重要,它们在某种成度上是可以测量。

第一个标准:专利制度应该可以包容新技术。美国专利制度超越其他,原因是它是一个有很少先天限制的独立系统。专利制度向新领域拓展不是由法律权威推动的,而是由发明家、开发商推动的,专利制度对不同的技术可以分别对待。
专利制度向新领域拓展并不总是迅速的,一帆风顺的,有时确实也会有很大争议。而且,案例法也认识到专利的限制,将可专利的发明只限于可以体现在产品或方法中的发明,将只有抽象概念的发明或只是自然现象的发现排出在专利之外。委员会中的不少成员,尽管不是所有的成员,对最近一些跨越这个界限的很抽象的专利有些担心,这些专利限制了社会公众对这些方案与技术的使用权,而这些技术理性对基础研究相当重要。

第二个标准:专利制度应该只奖励那些满足法定要求的新颖性、实用性、创造性的发明,它在发明时对于相关技术领域的技术人员来说不是显而易见的,发明是充分公开的。在过去几十年中,授权专利的质量经常受到严厉质疑,再以前也曾有过。有些评论员认为专利性要求,尤其是创造性要求,由于法院判例的影响变得太松。别的观察员认为美国专利与商标局审查专利的效绩太差,其原因有的认为是审查员的没有给予足够的时间去审查,在先技术获取不够,或是审查员水平下降。
专利质量总体的、系统性的下降论点可以用经验数据检验,但还没有被证实。所以我们的结论还是初步的。尽管如此,我们还是有几个理由认为相当一大部分授权专利是不合格的,尤其是在新的可专利领域。有一个理由让我们相信专利质量下降,甚至都不考虑审查员的资历和经验,那就是近年来,专利审查工作量大增,专利审请量和专利的复杂程度大增,但专利审查员的数量却没有跟着增加。其次,加上延继专利,最近的估计表明,专利审请批准率比官方公布的要高,至少最近几年,比欧洲或日本专利局的批准率要高。第三,针对外界对专利质量的批评,对基因专利与商业方法专利的处理方法的有了改变,从而减少或减慢这类专利的授权。尽管专利质量问题主要出现在技术发展迅速的新领域,这些问题会随着时间推移而改善,但是如果这些新技术领域都象网络与生物工程一样吸引大量投资的话,等待的事情自己成长进步,代价可能会太高。

第三个标准:专利制度必须完成其第二个使命,就是传播技术信息。
在美国有许多科学技术传播的方式,专利制度比维持商业秘密更有利于技术传播 。可是美国专利法的特点妨碍了技术信息的传播。其一是,有10%的专利审请是不公开的,其他的在18个月之后公开。而在世界上的其它专利制度,从1994年所有专利都是这样。其二是美国特有的法律上的顾意侵权,如果原告能证明被告在侵权之前知道被侵权专利,被告将可能被判赔三倍的损失。不少观察家认为这个特点使得发明家们不去看竞争对手的专利,以免出现侵权诉讼时有赔三倍损失的危险。这个特点妨碍了专利的根本作用的发挥:即让大家知道新发明,从而引出更新的发明创新。

第四个标准:专利制度中的行政或司法裁判必须即时,费用要合理适当。
从专利申请到审查员作出初步审查的时间,从申请到有结果的时间在拖长,尤其 是新技术领域。不过在有些国家,得到审查结果的时间可能更长。类似的,法院判定专利是否有效的时间也拖得非常的长,费用在不断攀升。专利的高费用和不确定,尤其是涉及到专利诉求与专利应诉案子,给规模较小经验又不足的公司的压力不成比例得大。

第五个标准:能够使用专利技术对科学研究和技术积累很重要,一项科学进步往往是多项以前的技术基础上的。针对一些推测与个别例子,说研究工作受到制约,尤其在生物工程领域,委员会发起一个小型问卷调查,对该领域不同的人进行调查,以期查清专利丛林是否出现,对基础发现的接触使用是否受到限制。结果表明,生物工程领域的知识产权管理的不错,相关的费用可能是被提高了,研究有时被迫减慢,但研究工作几乎没有被完全阻止的。不过有个别情况,一些基础发现与基因测试实验的使用被限制了。传统上,大学都认为牟利企业不能告大学在行进商业之前的研究时侵犯专利权,但是1992联邦巡回法院的判决明确指出,大学没有可以侵权的法律保护。

第六个标准:三大专利系统的统一与对等可以减少公共与私人的手续费用,促进贸易、投资与革新。尽管协调美、日、欧三大专利系统的工作有所进展,但在审查标准与手续上仍有重大差别,这此差别造成了审查重复,费用提高,影响市场一体化。这此差别包括专利优先权的认定,对公开专利最佳实施方案的规定,从提交专利审请到专利授权的时间间隔的差别。

第七个标准:平等竞争,处境相当的知识产权所有人(比方说公家的或是私人的研究院),都应该有相同的权利与义务。1999年最高法院依据宪法第十一修正案,废除了剥夺州政府专利侵权或其它知识产权侵权的豁免权的法律。这样,州政府机构,比如州立大学,可以持有专利,可以控告他人专利侵权,但即使被控专利侵权并败诉,也不要赔偿,只是可能被判停止继续使用专利技术。私人学校就没有专利侵权诉讼的保护。可以预期,这样差别会影响将研究工作放在哪里进行的决定。要看出最高法院判决的影响,现在还为时过早,但值得注意。


改善专利制度的建议


委员会建议以下七个步骤来保证充满活力的专利制度,并改善之。

一、保持一个开放的、统一的、灵活的的专利系统。这个系统应保持其对新技术的开放,保持其对不同的技术有不同的对待的特点而不必有明文规定,比如要写入法律,极难写得合适,同样如果发现过时或有别的不妥当,极难修正。在一此有针对性的作法中,专利局的针对新的或新的可专利的技术的审查指南是一个应该充分利用的作法,正如在计算机软件,超导,基因专利上的运用。在建立这个指南的过程中,专利局应该广泛征求意见,维护一个公开的意见记录,这个记录应该作为任何上诉到法院的记录的一部分,以便让法院在判决时有所了解。
这些资料对联邦巡回区上诉法院特别有价值,在大多数情况下,联邦巡回区上诉法院是专利法的终审法院。为了让法官们了解当前相关的法律与经济学的学术研究成果,法院应该鼓励法院友人递交书面发言,安排与其他法院的法官们的进行临时交换。指派到联邦巡回区上诉法院的法官应该是一些熟悉发明各个方面的人,包括管理,财务,经济历史,以及非专利的其他法律对发明创造的影响。

二、复兴非显而易见性的标准。专利性条件中,一项专利对于同一技术领域中有普通水平的技术人员,这个专利必需是非显而易见性, 这个条件必需严格尊守。在一些领域,比如商业方法,普通从业人员的知识不会在专利审查员参考的文献中充分记录下来,所以有必要用别的方法来判定当前的技术水平的方法。鉴于专利审查是在审请人与审查员之间,没有第三人参加的情况下进行的,在这个时候要引进别的专家的意见很困难。但是下面描述的公开评论,给在专利有异议时,让专家参与提供一个方法。
基因排序专利有一个特别的问题,因为有一个联邦巡回区上诉法院的判决说在这个领域中,显而易见性与专利性无关。这个判决本身就不合理,也与其他国家的专利制度相冲突。这个法院应该回到这个标准上来,那就是,如果任何同领域的技术人员去试一项发明的话,都有相当大的可能性取得成功,那么这个发明就不能授予专利。

三、实施公开评论程序。

国会应该认真地考虑立法,建立一个程序,使得第三人可以在一项专利授权后,在专利局向专利行政法官请求专利无效。提请无效的理由可以是任何法定标准,新颖性,实用性,非显而易见性,公开程度,可实施性,甚至判例法中禁止自然现象与抽象概念的可专利性。这个程序在时间、费用和别的特性上与诉讼相比,可以成为有吸引力的选择,用于解决专利无效问题。这样,联邦地区法院可以将有关专利无效的问题交由这个公开评论程序处理,以便集中精力更有效地处理专利侵权问题。

四、加大专利局的能力。要专利局提高它的效力,专利局得有更多的资源来聘用、训练更多的专利审查员,建立更实用不易出错的电子处理系统。从1919年以来,每次专利制度评估都有这个一致的建议。
别外,专利局应该建立一个有力的多学科分析能力,来评估管理作法与改进提议,提供可能请求专利保护的新技术的事先警报,进行可靠的,一致的,可信任的质量评审,来评价专利局与及审查员个人的表现。目前专利局的经费不足以作这些工作,更不要说要出钱建立公开评论程序。

五、为某些研究中使用的专利技术提供专利侵权责任屏蔽。鉴于2002年联邦巡回法院的判决,即使是在大学中进行的非商业性的科学研究中使用专利技术也没有侵权责任的豁免,而学术界在进行学术研究时很多人普遍认为有这种豁免,所以国会应该提供一些有限的研究豁免。国会应该考虑合适的有针对性的立法,可是对如何作达成共识需要花点时间。目前来讲,管理与经费局与联邦政府机构组织的研究应该考虑扩大“许可与同意”的范围,包括所有联邦政府资助的研究。这个作法并不会限制专利权人的利益,只是将侵权责任转给政府。这样作的另一个好处是使得联邦资助的研究在私立大学与州立大学有相同的待遇。一个最近的最高法院案例判定州立大学没有专利侵权的赔偿责任。


六、改变或消除专利诉讼中的主观因素。在诸多引起诉讼费用上升,诉讼结果不确定性的因素中,一个主要因素是一个美国法律特有的因素,就是确认相关人员的主观意识,在专利侵权时的被告主观意识,或是在专利申请时的申请人主观意识。这些主观意识包括被告是否“有意”侵权,专利申请书中是否包括了“最佳实施方案”,专利申请人在申请专利时,是否“有意”不将在先技术透露给专利局而作出“不当行为”。委员会认为这些规则应该大幅度修改或取消,以提高专利诉讼结果的可预测性,但又不这些规则想要倡导的基本原则。

七、减少各国专利制度之间的重复性与不一致性。美国、欧洲、日本应该进一步谐调专利审查的程序与标准,减少重复检索与审查,从而最终达到各自能承认对方的结果。需要谐调的分岐包括:申请的优先权(是“先发明”还是“先申请”);公开发表之后充许申请的缓冲期;美国专利法的“最佳实施”要求;美国专利法充许的特例,可以在申请十八个月之后不公开申请书。这个目标应该在三边谈判中争取,如果多边谈判不行的话甚至在双边谈判中争取。

在做出以上建议时,委员会知道专利法是很广泛的,它的影响对不同的技术领域,不同的行业或不同类别的发明人都不太一样。在讨论专利制度时,时常有这样的倾向,只从一个技术领域,行业或一类发明人的角度来认定问题与对策。尽管委员会不试图解决每个领域的特定问题,但是委员会成员的多样性使得委员会能从不同领域不同的角度来的考量修改建议。在我们评议时,我们也仔细的审查了提供给我们的一个说法:我们的建议会对有一类的发明人不利,他们通常是个人或很小的公司。我们的一些建议,比如:一律公开申请书,开公评议,换成“先申请”制度,以前曾因为这些理由遭到强烈反对。我们的结论是,这些说法没有事实根据,我们相信,总体来讲,我们的建议不论是对小公司还是整个经济,都是有好处的。

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